Capítulo VII. De la nulidad, caducidad y cancelación de registro
| Autor | Mauricio Jalife Daher |
| Páginas | 278-304 |
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CAUSALES DE NULIDAD DE REGISTROS DE MARCA
Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:
POR SER CONTRARIO A LA LEY
I Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.
No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;
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La primera causal de nulidad que contiene el elenco de hipótesis de este artículo, incorpora una declaración general respecto de la nulidad de un registro de marca otorgado en violación a las disposiciones de la ley. Dada la expresa redacción del precepto, resulta fundamental que este precepto sea vinculado, para su actualización, a otras disposiciones legales que el promovente estima han sido violadas en la concesión del registro.
Desafortunadamente, esta fracción no realiza una discriminación respecto del tipo de disposiciones que eventualmente pueden invocarse como vulneradas para la actualización de esta hipótesis, lo que suele provocar que se presenten demandas claramente temerarias, pero que por virtud de la inexplicablemente amplia redacción, encuentran un riesgoso soporte para su procedencia.
Supongamos, por ejemplo, que el solicitante, al momento de formular su solicitud, hubiese omitido señalar que la marca materia de la misma era, por ejemplo, nominativa, marcando el campo respectivo en el formato de solicitud, y que ese hecho hubiese permanecido inadvertido para la autoridad; creo que todos habremos de coincidir en que una cuestión tan irrelevante, aún cuando incumpla con lo señalado por la fracción II del artículo 113 de la LPI, no debe ser estimada como suficiente para actualizar la causal de nulidad en comento. Sin embargo, en el estado actual de este supuesto, lo anterior resulta procedente.
Es conveniente recordar que la redacción de esta hipótesis fue substancialmente modificada en las reformas de agosto de 1994, devolviéndole su formato tradicional, ya que, en el texto incluido en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial tal como fue promulgada, se establecía que el registro de una marca era nulo cuando se hubiese otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro, entendiéndose que constituían requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90 de la propia Ley.
Como se sabe, el artículo 90 de la Ley contiene los diversos supuestos de improcedencia de registros de marca, incluyendo limitaciones relativas a falta de distintividad, genericidad, notoriedad, etc., por lo que considero que no existe otra forma de interpretar la finalidad de condicionar la actualización de la causal en comento a su relación específica con esas fracciones del artículo 90, sino en el sentido especifico de reducirla, evitando la amplitud de una declaración como la consistente en que se reputa nulo el registro de marca concedido "en contravención a las disposiciones de la ley".
De hecho, la vinculación que hacía el anterior texto a dichas fracciones como aquellas en que se contemplaban los requisitos y condiciones para el otorgamiento de un registro de marca, resultaba absolutamente imprecisa, ya que las mismas únicamente establecen supuestos restrictivos de la procedencia del registro.
La razón de que se hiciera expresa referencia a ciertas fracciones del artículo 90 de la Ley y se excluyeran otras, obedecía a que las excluidas se refieren a casos en los que el registro no procede por existencia previa de antecedentes, existiendo ya una causal de nulidad expresa para este tipo de situaciones.
En el amplio sentido en que actualmente está redactada la fracción I del artículo 151 de la LPI, parece inobjetable que es posible invocar la nulidad de un registro de marca por haberse violado
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cualquier disposición legal relativa a su procedimiento de registro, lo que parece comportar riesgos graves. En particular, si se considera que el precepto fue modificado expresamente para eliminar su atadura expresa a ciertos supuestos legales, para brindarle ahora el más amplio espectro, es sostenible que cualquier clase de vulneración de las reglas de procedimiento puede ser referida como actualización de la causal de nulidad.
El caso es particularmente preocupante en atención a la multitud de minucias que deben observarse para la obtención de un registro de marca, tanto las reguladas por la propia LPI como las de su Reglamento y las contenidas en el Acuerdo que Establece las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En consecuencia, no es extraño que una solicitud sea concedida a pesar de que en el procedimiento se pueda haber cometido algún error que pasó inadvertido tanto para el solicitante como para el IMPI, lo que podría acarrear la nulidad del registro.
La falla puede consistir en detalles tan insignificantes como no haber excluido expresamente de reserva leyendas que evidentemente presentaban tal connotación, o no haber acompañado los ejemplares del diseño de la marca en el tamaño exigido.
En consecuencia, aprecio como altamente injusta la presencia de una disposición tan amplia como la comentada, que permite atacar un registro bajo acusación de nulidad, cuando se trata de situaciones meramente formales e irrelevantes a la constitución misma del derecho que, por otro lado, resultarían plenamente convalidables. De hecho, la única excepción que expresamente contempla esta causal de nulidad es la especificada por el segundo párrafo de la misma, en la que se establece que la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.
La disposición encuentra su fundamento en la situación de que, en el pasado, fueron muchos los casos en que registros de marca empleados como base de la acción en contra de evidentes usurpadores, eran nulificados por vía de reconvención, por adolecer de fallas el correspondiente documento de poder.
Es necesario recordar que gran parte de los registros de marca existentes en nuestro país han sido otorgados por empresas extranjeras, normalmente de conformidad con las legislaciones de sus respectivos países, lo que repercutía en que, en muchas ocasiones, ciertas formalidades no observadas acarreaban defectos de la personalidad que a la postre generaban la nulidad del registro obtenido a través de su ejercicio.
Por este motivo, se ha estimado como injusto privar al legítimo titular de los derechos derivados de su registro, basados en la circunstancia de que el poder pudiera acusar algún defecto, incluso menor o irrelevante, desestimando cualquier acción de nulidad basada en esta consideración.
Bajo esa misma premisa, es evidente que otras situaciones igualmente irrelevantes en la constitución del derecho, deben ser expresamente desestimadas como factores que actualicen la causal de nulidad en comento, por lo que me permito recomendar que en una futura reforma se realice una especificación clara sobre el particular.
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NULIDAD POR USO PREVIO
II La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;
Esta es una de las causales que se invoca con mayor frecuencia como fundamento de las demandas de nulidad, ya que constituye la fórmula que resuelve la confrontación entre derechos generados por el uso y derechos constituidos por el registro de la marca.
El precepto guarda una estrecha relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo 92 de la LPI, que establece que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y
Debe destacarse que la parte final del precepto presenta una clara inconsistencia, derivada del empleo de una redacción confusa. En principio, por la circunstancia de que los tres años a que se refiere dicho párrafo, deben estar referidos al término que la fracción II del artículo 151 de la LPI establece para demandar la nulidad del registro, que es también de tres años, y no a al derecho a solicitar el registro de la marca, ya que para ejercer tal prerrogativa no se pueden establecer plazos o límites de ningún tipo.
Por otro lado, el precepto introduce un clara inconsistencia al referir que antes de la presentación de la solicitud debe tramitarse y obtenerse la declaración de nulidad del registro atacado; es evidente que es la presentación de la solicitud de quien plantea la nulidad la que debe anteceder a la demanda de nulidad, ya que, inclusive, le sirve como fundamento del interés jurídico al actor, y por otro lado, porque la redacción conduce a suponer, absurdamente, que la nulidad debe quedar firme antes de que se cumplan los tres años de plazo, para estar en aptitud de presentar la solicitud correspondiente oportunamente.
Es claro que el precepto ha venido siendo correctamente interpretado por el IMPI, en el sentido que...
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