Secondary meaning: la gran ausente en el Derecho de marcas mexicano
| Autor | Efraín Hernández González |
| Páginas | 40-45 |
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La figura del secondary meaning tiene su origen en el derecho anglosajón, y por su traducción al español la entendemos como “significado secundario”, con lo cual nos referimos a aquella marca o signo que nació como no distintiva, según la legislación en materia marcaria, por ser descriptiva o genérica desde su origen, pero que con la inversión de recursos por parte de los productores o los prestadores de servicios ha logrado ser tan o más distintiva que las marcas que cumplían con el requisito de distintividad ab initio, y que lo han logrado gracias a imponerse en el mercado de una manera contundente, logrando que los consumidores identifiquen esa marca o signo y la asocien indefectiblemente con un origen empresarial determinado.
Jesús López Cegarra define la “distintividad adquirida” —como también suele llamársele a la figura del secondary meaning— como el nuevo significado que consigue un signo que carece de distintividad, pero que mediante su utilización en promoción, publicidad y uso efectivo como marca adquiere la capacidad de identificar una fuente empresarial.
Nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 88, dispone que se entiende por una marca “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”, y que pueden constituir una marca, entre otros supuestos, “las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase”. Sin embargo la propia Ley de la Propiedad Industrial también dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, y que quedan incluidas en este caso las palabras “descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción”.
Hasta aquí hemos notado que cuando una figura, forma o denominación tiene la característica de ser descriptiva, esa circunstancia es un obstáculo para ser registrada como marca. Por eso considero necesario hacer una pausa y tener claro qué se entiende por “descriptividad”, para después abordar el tema que nos ocupa.
Según la doctrina en materia de marcas, los signos descriptivos son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Un ejemplo de un signo descriptivo podría ser la denominación “Cerrajeros 24 Horas”, con la cual se estaría informando al público consumidor sobre el tipo y la modalidad de prestación de servicios que se ofrecen con ese signo o marca, con lo cual una persona difícilmente podría saber el origen empresarial de los servicios; es decir, no sabría quién los ofrece por estar compuesto ese signo por palabras de uso común y descriptivos, lo que le impediría distinguirlo de la competencia en el mercado.
Es importante conocer el criterio judicial que se ha sostenido en los tribunales mexicanos, conformán-dose la siguiente jurisprudencia: “PROPIEDAD INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DESCRIPTIVAS Y RAZONES PARA PROHIBIR SU REGISTRO. El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de...
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