La determinación del riesgo de confusión de marcas
| Autor | Carlos Ernesto Arcudia Hernández |
| Cargo | Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid |
| Páginas | 2-31 |
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Una empresa fabricante de calzado solicita el registro de una marca que consiste en un felino saltando para aplicarla a zapatos y a ropa deportiva. La fabricante de calzado y ropa deportiva Puma, se opone al registro de dicha marca por considerar que se puede confundir con la suya.
Metro Golden Mayer (MGM) solicita el registro de la marca Canon para “películas grabadas en cintas de video; producción, alquiler y exhibición de películas para salas de cine y organismos de televisión”. La fabricante japonesa, La sociedad japonesa Canon Kabushiki se opone a la solicitud de registro que hace la MGM, pues tiene la misma marca registrada para “máquinas de fotografiar, cámaras y proyectores de fotografía y vídeo; cámaras de filmación y grabación televisiva, transmisores, receptores y reproductores de televisión, incluidos los aparatos de grabación y lectura de cintas o discos”.
En estos dos casos, aparentemente, se presenta un riesgo de confusión de marcas. Pues bien, en el primer caso, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resolvió que no existía riesgo de confusión y en el segundo caso estimó que sí lo había. Esto es una muestra de la dificultad que entraña determinar la existencia del riesgo de confusión de marcas. Son muchos los factores que debenPage 3tomarse en cuenta y muy pocos los parámetros legales para hacer la evaluación. Ante este escenario, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido una serie de criterios que analizaremos en el presente trabajo.
Nuestro punto de partida será el concepto de marca y los supuestos que distorsionan la transparencia. Posteriormente, analizaremos las disposiciones legales sobre el riesgo de confusión en la Directiva de Marcas Europea y en la Ley de Propiedad Industrial Mexicana. Regulaciones que presentan mucha similitud y que nos permiten aplicar válidamente los criterios europeos al ámbito legal mexicano. En la última parte, analizaremos las resoluciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en torno al riesgo de confusión.
El artículo 2 de la Directiva 89/104 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Directiva de Marcas)1 define como marca a “todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras”.
Por su parte, el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana (LPI) define la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otrosPage 4de su misma especie o clase en el mercado. Concepto similar al de la legislación comunitaria.
Según Bercovitz2, las características que se desprenden de estos conceptos de marca son dos: la primera que la marca se le aplica a un objeto para distinguirlo, de lo cual se coliga que marca y objeto son distintos. La segunda, que este signo tiene la función esencial de identificar y distinguir productos o servicios en el mercado.
Esta distinción de los productos o servicios sirve básicamente para informar al consumidor. Ante un elevado número de productos similares entre sí, ofrecidos por diferentes empresas, la marca permite al consumidor identificarlos en atención a su origen. La marca hace posible la identificación y selección de los productos, lo que permite que la oferta de productos de la misma clase sea transparente3.
Ahora bien, existen tres supuestos en los que una marca puede inducir al engaño al consumidor interfiriendo con las funciones jurídicamente protegidas4 en detrimento de los consumidores y de los titulares de las marcas: el riesgo de confusión de marcas, que la marca sea engañosa y que los signos puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.
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Pues bien, llegados a este punto, procederemos a estudiar la regulación comunitaria y mexicana del primero de los supuestos enlistados anteriormente: el riesgo de confusión.
Para determinar si existe confusión de marcas, la Directiva de Marcas y la LPI parten de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios y similitud de productos o servicios. Según la forma como se presenten será la forma como se aplicará la prohibición incondicional o bien condicionada a la existencia del riesgo de confusión.
El inciso a) del artículo 4.1 de la Directiva de Marcas establece que “el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior”. Por su parte, la fracción XVI del artículo 90 de la LPI contiene una prohibición similar.
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En este primer supuesto hay identidad de signos y de productos (o servicios). Por ende, la prohibición es incondicional. La protección que ofrece la marca registrada en este supuesto es absoluta, cualesquiera que sean los otros factores accesorios que puedan concurrir en cada caso, tal como expresamente establece el Considerando Décimo de la Directiva de Marcas.
El segundo supuesto contemplado en el inciso b) del artículo 4.1 de la Directiva de Marcas establece que el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: “b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.
Con una redacción parecida, la fracción XVI del artículo 90 de la LPI establece que “no será registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios”
En este caso observamos que la prohibición se encuentra sometida a la condición de que exista riesgo de confusión -o grado de confusión en el caso mexicano- Este supuesto se puede presentar en tres casos: que los signos sean idénticos y los productos o servicios similares, que los signos sean similares y los productos oPage 7servicios idénticos; y, que los signos sean semejantes y los productos o servicios sean similares. En todos los casos además debe concurrir el riesgo de confusión.
La semejanza puede ser gráfica, fonética o conceptual. Aunque no se establecen pautas legales para hacer dicha valoración, doctrinalmente se han establecido ciertos criterios5.
En primer lugar, la valoración debe hacerse desde la perspectiva del consumidor. El adquirente de un producto o servicio ejercita su poder de discriminación basado en el recuerdo, por lo tanto, debe evaluarse si los signos posteriores reproducen elementos distintivos y característicos de los anteriores.
En segundo lugar, la valoración de signos debe practicarse en dos momentos, una fase analítica en la cual el examinador diseca todos los elementos de los signos en litigio, comparándolos, para averiguar si efectivamente se produce el solapamiento. En la siguiente fase -de síntesis- el examinador debe reflexionar sobre la importancia de las semejanzas detectadas con miras a provocar un riesgo de confusión. Esto último depende de las características intrínsecas de los componentes imitados, ya que si son genéricos o descriptivos, al ser inapropiables podrán coexistir ambos signos.
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Para que se genere el riesgo de confusión no sólo se requiere identidad o semejanza en los signos, sino que además, los productos o servicios que una y otra marca distinguen sean idénticos o similares.
En este sentido, debe tomarse en cuenta el principio de especialidad según el cual pueden convivir signos idénticos o similares -en sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales- si los productos o servicios a los que se refieren tales signos son lo suficientemente distintos como para que no se presente una confusión sobre el origen empresarial o sobre la información que proporcionan las marcas.
La última condición que se debe cumplir para que se configure el supuesto del inciso...
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